3月15-17日，第二屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)論壇(IPIF)在蘇州舉行，三聚陽光知識(shí)產(chǎn)權(quán)集團(tuán)常務(wù)副總裁李敏受邀出席本次活動(dòng)，并參與醫(yī)療器械IP分論壇以“近年來專利無效案件審查及啟發(fā)”為主題的圓桌討論環(huán)節(jié)。

三聚陽光知識(shí)產(chǎn)權(quán)集團(tuán)常務(wù)副總裁李敏作精彩分享

李敏分享了自己對(duì)于馬庫(kù)什權(quán)利要求的見解，并針對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求的創(chuàng)造性、修改方式、優(yōu)先權(quán)，對(duì)其在無效階段的修改方式展開了詳盡地論述與探討。

1馬庫(kù)什權(quán)利要求的認(rèn)定與修改規(guī)則

馬庫(kù)什權(quán)利要求能概括性地以化學(xué)通式的形式來表征大量具體化合物，已被廣泛應(yīng)用于化學(xué)和生物醫(yī)藥領(lǐng)域的發(fā)明專利申請(qǐng)之中，是一種特有的權(quán)利要求撰寫方式。很多制藥企業(yè)的核心化合物專利通常都采用馬庫(kù)什權(quán)利要求的撰寫方式，常常涉及巨大的經(jīng)濟(jì)利益、且具有深遠(yuǎn)的社會(huì)影響。

但由于馬庫(kù)什權(quán)利要求保護(hù)的是通式化合物，可能涵蓋了成千上萬個(gè)具體化合物而導(dǎo)致其保護(hù)范圍巨大，長(zhǎng)久以來，關(guān)于馬庫(kù)什權(quán)利要求的性質(zhì)，以及其在無效階段的修改、優(yōu)先權(quán)的判定等眾多問題也一直存在著較多爭(zhēng)議。

李敏認(rèn)為，“想要弄清無效階段馬庫(kù)什權(quán)利要求的修改規(guī)則，首先要先了解馬庫(kù)什權(quán)利要求的性質(zhì)與認(rèn)定規(guī)則。”

業(yè)界對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求的認(rèn)定一直存在兩種解析：觀點(diǎn)一認(rèn)為是“并列技術(shù)方案論”，即以馬庫(kù)什方式表達(dá)的化合物權(quán)利要求是并列的多個(gè)獨(dú)立化合物的集合;觀點(diǎn)二認(rèn)為是“整體技術(shù)方案論”，即以馬庫(kù)什方式表達(dá)的化合物權(quán)利要求屬于一個(gè)概括的整體技術(shù)方案。

對(duì)于并列技術(shù)方案論而言，就可以考慮刪除馬庫(kù)什權(quán)利要求中的任一變量任一選項(xiàng)而不違反專利法第33條的規(guī)定，同時(shí)該觀點(diǎn)普遍適用于專利新申請(qǐng)授權(quán)前實(shí)審程序中。而后一種觀點(diǎn)則認(rèn)為刪除馬庫(kù)什權(quán)利要求中的任一變量就會(huì)產(chǎn)生新的、說明書中未記載的中間范圍，從而違反專利法第33條的規(guī)定。

而根據(jù)41號(hào)判決的精神，馬庫(kù)什通式化合物“通常情況”為概括性的整體方案，在無效階段不允許針對(duì)變量要素的多種選擇進(jìn)行刪除式修改，只有在“特定情況”下，可以視為單個(gè)化合物而進(jìn)行刪除式修改。”

為此，李敏還結(jié)合41號(hào)判決之后的無效案件，整理了“特定情況”下馬庫(kù)什權(quán)利要求可視為單個(gè)化合物而進(jìn)行刪除式修改的情形，由可接受的修改案例可以看出，可接受的刪除式修改基本分為兩種情形：

情形(1)：馬庫(kù)什通式化合物僅是權(quán)利要求中的一個(gè)并列元素，修改僅涉及馬庫(kù)什通式之外的其他并列元素的選擇性刪除，而不涉及馬庫(kù)什通式中變量要素的重新選擇式刪除;

情形(2)：從屬權(quán)利要求中針對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求中的一個(gè)特定變量限定了具體選擇;

實(shí)際上在41號(hào)判決中，權(quán)利人所做的修改(1)從“式(Ⅰ)化合物或其可用作藥用的鹽或酯”中刪除“或酯”即屬于上述情形(1)。

另外，李敏還列舉了2018年巴斯夫歐洲公司一項(xiàng)名稱為“殺真菌混劑”的發(fā)明專利無效宣告案，其中爭(zhēng)議焦點(diǎn)還涉及了在無效宣告階段能否將馬庫(kù)什通式化合物具體修改為記載在說明書中但未記載在任一權(quán)利要求中的具體化合物。對(duì)此，復(fù)審委以及一中院均給出了否定答復(fù)。因馬庫(kù)什權(quán)利要求被視為一個(gè)概括式的技術(shù)方案，其并非是該權(quán)利要求范圍內(nèi)的全部具體化合物的集合，亦即并非并列技術(shù)方案的集合，因此，在授權(quán)文本中并無任一權(quán)利要求將“殺真菌混劑”中的第一種化合物限定為修改文本中的該具體化合物的情況下，盡管其被記載在說明書中，社會(huì)公眾亦會(huì)合理預(yù)期該具體化合物不會(huì)被允許納入新的權(quán)利要求中。

綜上，根據(jù)最高法的第41號(hào)判決，在無效階段對(duì)馬庫(kù)什通式權(quán)利要求的修改必須給予嚴(yán)格的限制，這種嚴(yán)格的限制，是考慮了如何盡可能平衡專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人利益與社會(huì)公眾利益，同時(shí)保護(hù)了化合物專利對(duì)現(xiàn)有技術(shù)做出的實(shí)質(zhì)貢獻(xiàn)等。

2馬庫(kù)什權(quán)利要求的思考與啟示

李敏認(rèn)為，馬庫(kù)什通式化合物往往是醫(yī)藥領(lǐng)域中最核心的化合物，無效階段對(duì)馬庫(kù)什通式化合物修改方式有著嚴(yán)格限制，能夠給我們帶來眾多啟示——

從權(quán)利人的角度出發(fā)，在申請(qǐng)文件撰寫階段，我們?cè)谧珜懲ㄊ交衔飳＠暾?qǐng)文件時(shí)需要計(jì)劃好企業(yè)真正想要保護(hù)的化合物到底是哪些，從而有目標(biāo)地、仔細(xì)地、審慎地規(guī)劃好獨(dú)立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求的布局，為無效階段馬庫(kù)什權(quán)利要求的修改提供較大的空間和靈活性，以最大限度確保專利權(quán)的穩(wěn)定性。

而從專利無效角度出發(fā)，馬庫(kù)什權(quán)利要求在專利授權(quán)過程中所做的修改，如果屬于無效階段中不被允許的修改，例如對(duì)要素變量的修改被視為重新概括而不被允許時(shí)，那么這種修改可能導(dǎo)致超范圍的問題，進(jìn)一步地還會(huì)產(chǎn)生對(duì)優(yōu)先權(quán)認(rèn)定的影響，從而導(dǎo)致無效過程中因?yàn)閮?yōu)先權(quán)的喪失影響專利權(quán)的穩(wěn)定性。

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